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委托開發(fā)中技術商業(yè)秘密的權屬
委托開發(fā)中技術商業(yè)秘密的權屬唐青林
案件要旨
根據(jù)《合同法》第三百四十一條規(guī)定，委托開發(fā)合同的技術秘密成果的使用權、轉(zhuǎn)讓權以及利益的分配辦法，由當事人約定；沒有約定或約定不明確，可以按照合同有關條款或者交易習慣確定；仍不能確定的，當事人均有使用和轉(zhuǎn)讓的權利，但委托開發(fā)的研究開發(fā)人不得在向委托人交付研究成果之前，將研究開發(fā)成果轉(zhuǎn)讓給第三人�！�
基本案情
2006年12月19日、2007年4月12日、2008年6月8日，被上訴人深圳市GLD實業(yè)有限公司（以下簡稱GLD公司）（甲方）與上訴人廣州GY能源管理技術有限公司（以下簡稱GY公司）簽訂《軟件開發(fā)合作協(xié)議》，并達成兩份補充協(xié)議，約定…二、甲方協(xié)助乙方完成軟件功能需求調(diào)查、能耗調(diào)查表格制定、軟件算法確定、試驗場地設備安裝等，乙方負責完成整套軟件的功能模塊編制、軟件框架設計、軟件調(diào)試等工作�！濉⒓追讲坏梦械谌綄献鏖_發(fā)的軟件進行后續(xù)開發(fā)。七、合作開發(fā)的軟件所有權由甲方享有…十二、甲乙雙方對合作項目的商業(yè)機密負有保密義務，不得向其他第三方泄露。
2008年6月9日，雙方對合同項下的能源管理信息系統(tǒng)的開發(fā)進行總結，：2007年3月8日，GY公司提交了第一版軟件。雙方確認GY公司需要繼續(xù)開發(fā)一個城市或一個垂直系統(tǒng)的政府和集團使用的能源管理軟件，并由GLD公司提供主要功能的需求分析。
2007年12月，上訴人重慶派威能源管理有限責任公司（以下簡稱派威公司）開始和GLD公司洽談關于代理GLD公司軟件產(chǎn)品銷售合作事宜，GLD公司還派員前往重慶與派威公司進行進一步商談，并形成了書面協(xié)議，但雙方?jīng)]有簽字蓋章。該過程當中，雙方有郵件往來，其中派威公司的聯(lián)系人是吳建平。
2008年1月23日，派威公司向中國版權保護中心申請計算機軟件著作權登記，派威公司在申請表中聲稱：申請登記的軟件名稱為《能耗監(jiān)測管理平臺軟件》，版本號為PV2008,開發(fā)完成時間是2007年7月18日，首次發(fā)表日期是2007年9月28日。
2008年4月18日、5月15日，GLD公司分別對派威公司網(wǎng)站內(nèi)容進行了公證。派威公司在其公司網(wǎng)站上稱：“目前，集團與重慶大學歷時多年設計研發(fā)并具有獨立知識產(chǎn)權的《PV2008能耗監(jiān)測管理平臺》已經(jīng)成功上市�！禤V2008能耗監(jiān)測管理平臺》…是派威公司多年節(jié)能行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗、具有獨立知識產(chǎn)權，達到國際先進水平的國內(nèi)第一套針對各類終端能耗設備，…3月15日全國首發(fā)�！贝送�，該網(wǎng)站介紹前述軟件的功能時還包括報警管理、系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫備份等。
2008年5月19日，GLD公司再次對派威公司的網(wǎng)站內(nèi)容進行公證，該網(wǎng)站出現(xiàn)了GY公司法定代表人伍韻潔參加派威公司捐款的照片。在第四屆國際智能、綠色建筑與建筑節(jié)能大會暨新技術與產(chǎn)品博覽會上，郭志明接受了記者的采訪并介紹了《PV2008能耗監(jiān)測管理平臺》軟件。GY公司在庭審過程中明確，該公司法定代表人伍韻潔與郭志明是夫妻關系，郭志明曾在GY公司擔任總經(jīng)理。
法院審理
原審法院認為，GLD公司是《能源管理信息系統(tǒng)》軟件源代碼的商業(yè)秘密權利人，其合法權益應受到法律保護。GY公司違反其與GLD公司所簽訂軟件開發(fā)合作協(xié)議當中的保密義務，將GLD公司的商業(yè)秘密披露給派威公司使用。派威公司在明知GY公司披露給其的商業(yè)秘密權利人是GLD公司的情況下，仍然使用該商業(yè)秘密，GY公司、GLD公司的行為構成共同侵權，應承擔相應的民事責任。原審法院依法判決：GY公司、派威公司立即停止侵犯GLD公司的商業(yè)秘密并共同賠償GLD公司經(jīng)濟損失以及合理費用400000元。
法院經(jīng)審理查明：原審法院查明的事實屬實，法院予以確認。
另查明，GY公司、派威公司在一審均認可源代碼屬于商業(yè)秘密的保護內(nèi)容。
法院認為， 一、關于GLD公司主張權利的商業(yè)秘密是否成立的問題。本案中，涉案軟件源代碼是GY公司依據(jù)軟件開發(fā)協(xié)議為GLD公司專門進行編寫，不為公眾所知悉，能夠為GLD公司帶來經(jīng)濟利益，具有實用性，并采取了必要的保密措施，符合商業(yè)秘密的構成要件，屬于商業(yè)秘密。GLD公司主張其對能源管理信息系統(tǒng)軟件源代碼商業(yè)秘密享有權利，但GY公司認為，在2008年6月8日依據(jù)合同交付源代碼之前，源代碼的管理、保密由GY公司負責，源代碼的權利屬于GY公司。從雙方簽訂協(xié)議及補充協(xié)議看，2006年12月19日簽訂的《軟件開發(fā)合作協(xié)議》及其《補充協(xié)議》均明確了協(xié)議開發(fā)的軟件源代碼所有權由GLD公司。從2008年6月8日《能源管理信息系統(tǒng)文檔資料移交與開發(fā)人員確認書》（簡稱“確認書”）看，“文件中關于軟件開發(fā)過程的方案、設計說明、需求分析、邏輯設計、各種源代碼（采集、傳輸、存儲、展示）、數(shù)據(jù)庫設計文檔、數(shù)據(jù)庫文件、測試報告等知識產(chǎn)權均屬于GLD公司商業(yè)秘密�！薄按_認書”進一步明確了GLD公司商業(yè)秘密的范圍。由于協(xié)議、“確認書”均已明確合作開發(fā)的涉案軟件源代碼屬于GLD公司所有。因此，可以確認涉案軟件源代碼商業(yè)秘密的權利人是GLD公司。
二、關于GY公司、派威公司是否侵犯了GLD公司商業(yè)秘密的問題。法院認為，首先，根據(jù)原審法院向中國版權保護中心調(diào)取的派威公司申請登記軟件著作權的文件來看，派威公司提供給中國版權保護中心的聯(lián)系人就是吳建平，郵箱地址與GLD公司提供的雙方往來郵箱地址完全相同，且派威公司對此不能作出合理的解釋，可以確認派威公司在2007年12月曾經(jīng)與GLD公司洽談過代理GLD公司的軟件合作事宜。其次，派威公司申請登記軟件著作權的軟件源代碼后30頁與GLD公司享有商業(yè)秘密的軟件源代碼高度相似，且有GLD公司員工黃交存修改標記，派威公司未能作出合理解釋，GY公司二審審理中解釋黃交存原來是其員工，但仍不能合理解釋GY公司員工黃交存修改軟件標記為何出現(xiàn)在派威公司登記著作權的軟件源代碼中。最后，派威公司2007年12月尚在與GLD公司洽談代理軟件，2008年3月就推出了與GLD公司軟件功能極為類似的《PV2008能耗監(jiān)測管理平臺》軟件，這么短的時間內(nèi)派威公司自主開發(fā)的可能性很小。結合GY公司總經(jīng)理郭志明參加派威公司的活動，其法定代表人伍韻潔在GY公司網(wǎng)站參加捐款活動及郭志明作為派威公司的代表參加第四屆國際智能、綠色建筑與建筑節(jié)能大會暨新技術與產(chǎn)品博覽會，計算機軟件著作權登記查詢結果及原審法院到中國版權保護中心調(diào)取的證據(jù)等，可以認定GY公司在協(xié)議履行過程中，違反合作協(xié)議約定的保密條款，擅自向派威公司披露了GLD公司的商業(yè)秘密；派威公司在與GLD公司就軟件代理事宜洽談中止，且明知或者應當知道GY公司向其泄密的軟件屬于GLD公司商業(yè)秘密的情況下，仍然使用該商業(yè)秘密，派威公司、GY公司的行為構成共同侵權，應當承擔相應的民事責任。
三、關于經(jīng)濟賠償責任。本案中，由于本案中GLD公司的實際損失和GY公司、派威公司的違法所得均難以確定，原審法院結合GY公司、派威公司侵權行為的性質(zhì)、主觀過錯程度、開發(fā)成本、涉案軟件的市場價值以及GLD公司制止侵權行為的合理支出等因素，酌情確定為40萬元并無不當。
綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，法院予以維持。故法院依法判決如下：駁回上訴，維持原判。
專家點評
為了充分利用社會資源，揚長避短，委托技術開發(fā)是當今企業(yè)常見的經(jīng)濟交往形式，委托開發(fā)過程中的技術秘密糾紛也呈日漸上升趨勢。本案中，委托開發(fā)人GY公司認為在軟件源代碼交付之前，作為開發(fā)人，其享有軟件源代碼的管理、保密權，故將源代碼泄露給派威公司，由此構成侵權。那么，對于委托開發(fā)中的技術秘密成果權屬，該如何確定呢？
《民法通則》第88條第四款對于合同中有關科技成果權益歸屬不明確的，作出了相關規(guī)定。該條第四款規(guī)定，“合同對科技成果的使用權沒有約定的，當事人都有使用的權利”。上述規(guī)定的原則在《合同法》得到進一步確認。
根據(jù)《合同法》第341條規(guī)定了技術秘密成果的權益分配，即“委托開發(fā)合同或合作開發(fā)完成的技術秘密成果的使用權、轉(zhuǎn)讓權以及利益的分配辦法，由當事人約定。沒有約定或約定不明確，依照本法第61條的規(guī)定仍不能確定的，當事人均有使用和轉(zhuǎn)讓的權利，但委托開發(fā)的研究開發(fā)人不得在向委托人交付研究成果之前，將研究開發(fā)成果轉(zhuǎn)讓給第三人�！�
根據(jù)，最高法院《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》針對上述《合同法》關于技術秘密成果的使用和轉(zhuǎn)讓權的行使邊界作出進一步明確和限定，該司法解釋第20條規(guī)定，“合同法第三百四十一條所稱‘當事人均有使用和轉(zhuǎn)讓的權利’，包括當事人均有不經(jīng)對方同意而自己使用或者以普通使用許可的方式許可他人使用技術秘密，并獨占由此所獲利益的權利。當事人一方將技術秘密成果的轉(zhuǎn)讓權讓與他人，或者以獨占或者排他使用許可的方式許可他人使用技術秘密，未經(jīng)對方當事人同意或者追認的，應當認定該讓與或者許可行為無效�！�
可見，根據(jù)上述規(guī)定，司法實踐中對于委托開發(fā)合同的技術成果權屬爭議采取的原則是：總體上尊重當事人的意思自治，以當事人約定為主，沒有約定或約定不明的，委托人和被委托人都有使用和轉(zhuǎn)讓的權利，也就是說由當事人共同擁有。但是，被委托在向委托人交付研究成果之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三人。
本案中，原告GLD公司與被告GY公司在《軟件開發(fā)協(xié)議》及其補充協(xié)議中，已經(jīng)對軟件的權屬予以了明確，軟件的源代碼歸GLD公司所有。因此，被告GY公司無權將源代碼泄露給派威公司；派威公司明知GY公司的侵權行為，使用涉案信息的，構成對原告源代碼的共同侵權。
對企業(yè)進行商業(yè)秘密保護的建議
1、在企業(yè)的對外合作交往過程中，企業(yè)注意應當控制向?qū)Ψ酵嘎兜纳虡I(yè)秘密的范圍，在介紹涉及的商業(yè)秘密信息時，要保持在合理有必要的程度內(nèi)，既不能過多披露導致企業(yè)信息的泄露，也不能太少介紹，從而阻礙企業(yè)之間的交流合作。
2、在企業(yè)的合作交往過程中，對涉及的企業(yè)商業(yè)秘密信息的，企業(yè)應當對商業(yè)秘密的范圍、權屬、雙方的權利義務以及違約責任等問題進行明確的約定，可以簽署保密協(xié)議，約定雙方對涉密信息范圍在信息公開公開之前的保密義務，未經(jīng)對方允許，不得以任何方式向第三人披露。
相關商業(yè)秘密專項法律問題
1、軟件合作開發(fā)過程中，軟件開發(fā)需求分析、軟件設計方案和軟件數(shù)據(jù)庫的設計方案及軟件源代碼是否屬于商業(yè)秘密？
�。�1）軟件需求分析通常是通過軟件最終實現(xiàn)的功能予以反映。因此，只有軟件本身并未投入使用，大眾對軟件本身的功能并不了解的情況下，才能成為商業(yè)秘密。
本案中，首先，由于GLD公司起訴本案時，其產(chǎn)品已經(jīng)推向市場，原告GLD公司所主張的需求分析已經(jīng)體現(xiàn)在其產(chǎn)品介紹中，軟件已經(jīng)在國務院機關管理局進行使用；且派威公司在其網(wǎng)站上介紹被控侵權軟件時也詳盡地介紹了產(chǎn)品的功能特點。因此，涉案軟件開發(fā)需求分析已經(jīng)“不具有不公知性”的特點，故法院認為，不能認定為商業(yè)秘密。
（2）軟件設計方案、軟件數(shù)據(jù)庫的設計方案以及軟件源代碼。軟件設計和軟件數(shù)據(jù)庫設計是源程序編寫之前的步驟，編寫源程序是對整個軟件設計思想的固化，體現(xiàn)開發(fā)者的個人風格等獨創(chuàng)性因素主要體現(xiàn)在源程序的編寫過程中。通常在沒有可供運行的軟件產(chǎn)生之前，軟件設計和數(shù)據(jù)庫設計本身不能直接為權利人帶來經(jīng)濟利益，不能成為商業(yè)秘密的保護范疇；而軟件源代碼，由于其是根據(jù)GLD公司的要求專門進行編寫，不為公眾所知悉，能夠為權利人帶來經(jīng)濟利益并且具有實用性，通�？梢猿蔀槠髽I(yè)的商業(yè)秘密。
因此，法院對于GLD公司要求將軟件的設計方案和軟件數(shù)據(jù)庫的設計方案作為商業(yè)秘密保護的主張不予支持；而根據(jù)GLD公司和GY公司所簽訂的合同，對于軟件源程序的為商業(yè)秘密，權利人為GLD公司的主張予以確認。
2、商業(yè)秘密案件中，是否適用“賠禮道歉“的責任形式？
“消除影響、賠禮道歉”是公民、法人的人身性權利受到侵害時的法律救濟手段，故在商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權侵權案件中一般不予適用，除非權利人因為侵權行為遭受了商譽的損失和影響。根據(jù)《江蘇省高級人民法院關于審理商業(yè)秘密案件有關問題的意見》第十九條，“商業(yè)秘密侵權案件一般不適用賠禮道歉、消除影響的民事責任形式”。
本案中，法院認為，由于GLD公司沒有證據(jù)證明GY公司、派威公司侵權行為對其商業(yè)秘密信譽造成損失，故法院對于原告主張判令被告公開賠禮道歉的請求不予支持。
3、賠償數(shù)額的確定。
根據(jù)《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定，“確定反不正當競爭法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行…因侵權行為導致商業(yè)秘密已為公眾所知悉的，應當根據(jù)該項商業(yè)秘密的商業(yè)價值確定損害賠償額。商業(yè)秘密的商業(yè)價值，根據(jù)其研究開發(fā)成本、實施該項商業(yè)秘密的收益、可得利益、可保持競爭優(yōu)勢的時間等因素確定”。
本案中，由于原告GLD公司的實際損失和GY公司、派威公司的違法所得難以確定，對于GLD公司要求賠償損失以及調(diào)查費、公證費、律師費，法院根據(jù)GY公司、派威公司的侵權性質(zhì)、主觀過錯程度、GLD公司的舉證難度、GY公司、派威公司在法庭上的不實陳述、GLD公司為開發(fā)涉案軟件所進行的花費、涉案軟件的市場價值以及GLD公司為本案支出費用的合理性和必要性等因素，(www.thephantastics.com)酌情確定賠償數(shù)額（判令GY公司、派威公司共同承擔40萬元的經(jīng)濟賠償責任）。
4、軟件過程中，軟件源代碼的權屬范圍？
參照《合同法》對委托或合作技術開發(fā)的權屬規(guī)定，不難得出，軟件源代碼的權屬一般由雙方當事人協(xié)商確定；其范圍一般包括以下方面：文件中關于軟件開發(fā)過程的方案、設計說明、需求分析、邏輯設計、各種源代碼（采集、傳輸、存儲、展示）、數(shù)據(jù)庫設計文檔、數(shù)據(jù)庫文件、測試報告等。
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